Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2022, n. 180
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullita' e decadenza dei marchi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 184-quater, comma 5, 184-septies, comma 1, lettera g) e 184-nonies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, l'ammontare massimo del rimborso delle spese per rappresentanza professionale nel procedimento di decadenza o nullita' poste a carico della parte soccombente, altri casi di sospensione del procedimento e le modalita' di applicazione delle disposizioni inerenti il procedimento di nullita' e decadenza;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2021, n. 119, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale;
Considerata la necessita' di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 5437 del 7 giugno 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 44
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale», al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullita' di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 147, 184-quater,
184-septies e 184-nonies del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273.»:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
«Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o
di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o
di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano
brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti
informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del
procedimento di decadenza o nullita' e invitando il
titolare del marchio a depositare osservazioni entro un
termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti
sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata
al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di
decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal
richiedente.
3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita'
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori
documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione
delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre
parti.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita'
relative allo stesso marchio, le domande successive alla
prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o
nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie
la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita'
della registrazione del marchio in tutto o in parte o
dispone il trasferimento della titolarita' della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata
l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c).
Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi da' comunicazione della
decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte
soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di
rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura
massima individuata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o
dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono
la titolarita' della registrazione di un marchio sono
annotati nel registro.».
«Art. 184-septies (Sospensione della procedura di
nullita' o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui
all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di
decadenza o di nullita' e' sospeso:
a) se l'istanza di nullita' e' basata su una
domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su
una domanda di registrazione di denominazione di origine
ovvero su una domanda di registrazione di indicazione
geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato
un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso
la registrazione di tale marchio;
c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti
di esame o di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del
marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita'
o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione,
fino al passaggio in giudicato della decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del
marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo
alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il
relativo provvedimento sia inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine ovvero della indicazione
geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di
nullita', fino al termine in cui la decisione della
Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice.
2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del
procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di
tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato
nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla
scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo
comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del
medesimo comma. In caso contrario, il procedimento
sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma
1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale su cui si basa
l'istanza di nullita'.».
«Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore
della procedura di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul
procedimento di decadenza o nullita' entrano in vigore
trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le
modalita' di applicazione.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 189, S.O.:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva
(UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso
dalla registrazione o, se registrato, debba essere
dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli
impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di
costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in
cui detto uso venga contestato in azioni in sede
giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore
l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo
16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali
e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,
nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46
della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini
diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi
collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni
della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che
costituiscano marchi collettivi anche i segni e le
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con
la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di
certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale
alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE)
2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che,
nel commercio, possano servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi
di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un
marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche
o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa
in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a
condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della
presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
o di certificazione e della comunicazione di ogni
successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla
registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di
garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli
indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE)
2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi
lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso
sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego
del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del
titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso
dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini
l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle
procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al
fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
tema di decadenza e nullita'.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2019, n. 57.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1°
giugno 2021, n. 119 (Regolamento recante modifiche al
decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice
della proprieta' industriale adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2021, n. 203.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto 13
gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56, S.O., come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 44 (Pubblicazioni relative a domande e
registrazioni di marchio nazionale). - 1. Ai sensi
dell'articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice,
sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d'impresa anche
le seguenti notizie relative a:
a) domande di marchio gia' pubblicate, se
considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute
ad errori dell'Ufficio relativi alla riproduzione del
marchio o all'elenco di prodotti e servizi;
b) domande di marchi, ritenuti registrabili,
oggetto dell'esame anticipato di cui all'articolo 120,
comma 1, del Codice;
c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del
ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;
c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullita' di
un marchio registrato divenuti inoppugnabili.
2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della
relativa registrazione se la domanda non e' stata ancora
pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157,
158 e 159 del Codice, indica:
a) le notizie di cui all'articolo 11;
b) l'indicazione della richiesta di estensione
all'estero della protezione del marchio, ai sensi
dell'accordo di Madrid, con l'eventuale avviso di cui
all'articolo 179, comma 2, del Codice».
 
Art. 2
Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies,
63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies,
63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio
2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono inseriti i seguenti:
«Art. 63-bis (Istanza di decadenza, nullita' o trasferimento). - 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullita', della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validita'.
2. L'istanza, recante i dati di cui all'articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene:
a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalita' e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalita' della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o piu' recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice;
b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorita' e data di registrazione;
2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali e' proposta l'istanza;
c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullita', ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;
d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.
3. L'istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o diritto anteriore:
a) nel caso di marchi anteriori registrati:
1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorita' o preesistenza e di registrazione;
2) se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorieta';
c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto;
d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialita' tradizionale garantita, denominazione di varieta' vegetale registrata;
2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
3) l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.
4. Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma 2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale e' maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.
5. All'istanza e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.
6. In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullita' non e' ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.
Art. 63-ter (Modalita' di deposito della istanza di decadenza, nullita' o trasferimento e della documentazione successiva). - 1. All'istanza di decadenza, nullita' o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalita' di deposito di cui all'articolo 147.
Art. 63-quater (Verifica della ricevibilita' ed ammissibilita'). - 1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilita' ed ammissibilita' dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullita', la data in cui e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
2. L'istanza e' irricevibile se:
a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;
b) non e' redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non e' depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.
3. L'istanza e' inammissibile se:
a) e' diretta contro una registrazione inesistente o non piu' in corso di validita' alla data di presentazione dell'istanza;
b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullita' diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
d) e' fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non e' anteriore;
e) l'istante non e' legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
f) e' fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, e' registrato da meno di cinque anni;
g) e' stata depositata da un mandatario e non e' stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
h) e' omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
4. L'istanza e' altresi' inammissibile se e' rivolta contro una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullita' e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.
Art. 63-quinquies (Fase in contraddittorio). - 1. L'Ufficio, dopo le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullita' e avvisandole della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile piu' volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.
2. In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1, l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-quinquies del Codice.
3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2:
a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore e' sempre soggetta alla verifica di ammissibilita' ai sensi dell'articolo 184-quinquies del Codice;
b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.
Art. 63-sexies (Fase di merito). - 1. Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullita' o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
2. L'Ufficio puo' disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.
3. Quando l'istanza di nullita' si fonda su una pluralita' di motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con priorita' quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).
Art. 63-septies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.
2. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.
3. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.
Art. 63-octies (Sospensione). - 1. Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullita' e' sospeso nei seguenti casi:
a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma 1;
b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando e' pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprieta' intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullita' del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;
d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullita', fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;
e) in caso di morte o di perdita della capacita' di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare e' sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando e' emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilita' di rappresentarlo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non e' ritirata entro trenta giorni, essa e' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si e' verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento e' sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non e' sostituito o non e' cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha ne' il domicilio ne' la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sara' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.
Art. 63-nonies (Accesso agli atti). - 1. Le modalita' di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullita' sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.
Art. 63-decies (Decisione). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.
3. La decisione e' comunicata alle parti del procedimento.
4. Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.
Art. 63-undecies (Estinzione e rinuncia). - 1. Il procedimento di decadenza o nullita' si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.
2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullita' e' trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.
3. La comunicazione di accettazione e' annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullita'.
4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.
5. Nel procedimento di nullita', se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia e' annotata nel registro ed il procedimento di nullita' si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.
Art. 63-duodecies (Proroga). - 1. Ai procedimenti di decadenza o nullita' si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.
Art. 63-terdecies (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullita' o decadenza o alla documentazione gia' depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».

Note all'art. 2:
- Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 147, 184-bis, 184 ter, 201 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
Proprieta' industriale):
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo».
«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o
nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione
davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo
120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter
possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per l'accertamento della
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo'
essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13,
comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del
marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere
registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli
articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma
1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies)
e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere
registrato causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
c) la domanda di registrazione del marchio
d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal
rappresentante senza il consenso del titolare o un
giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo'
riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile
se redatta in lingua italiana e contiene a pena di
inammissibilita':
a) in relazione al marchio di cui si chiede la
dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione
del titolare, il numero e la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando
tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai
sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio,
della denominazione di origine, della indicazione
geografica, della menzione tradizionale per vino, della
specialita' tradizionale garantita, della denominazione di
varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso
di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di
trasferimento a proprio nome dell'attestato di
registrazione del marchio a far data dal momento del
deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene
altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la
dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei
prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di
decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione
l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o
i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera
ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di
deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono
allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la
legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di
nullita', ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se
e' stato nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere
presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a
condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
9. L'istanza di decadenza o di nullita' e'
improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo
oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse
parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente
un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi
dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora
un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un
procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per
l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa
fino a che il procedimento pendente sia definito con
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza
passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo'
chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con
istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla
inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel
procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il processo
connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza
di decadenza o di nullita' si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi'
improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente
ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti
costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti
all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo
122».
«Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di
decadenza o nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare
un'istanza di decadenza o di nullita':
a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a),
dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;
b) nel caso di cui al comma 3, lettera b),
dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa
anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare
i diritti conferiti da una denominazione di origine o
un'indicazione geografica protetta;
c) nel caso di cui al comma 3, lettera c),
dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa
interessato».
«Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a
farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di
un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
dipendente di altra societa' collegata ai sensi
dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia
fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o
autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico,
soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo'
riguardare una o piu' domande o in generale la
rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione
dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento
alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a
mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati
all'esercizio della medesima professione in un altro Stato
membro possono essere iscritti all'albo secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206.
5.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un
avvocato iscritto nel suo albo professionale».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
degli artt. 6, 12, 14, 24, 33, 42, 53, 148, 173,
184-quater, 184-quinquies, 184-sexies, 184-septies,
184-octies, 191 e 192 del citato decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30:
«Art. 6 (Traduzione in lingua italiana). - 1. La
dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione
in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi
dell'articolo 148, comma 5, del Codice.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta'
di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata
mediante giuramento di fronte al Tribunale».
«Art. 12 (Novita'). - 1. Non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto
come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si
considera altresi' noto il marchio che ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorieta' acquisita
nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di
esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente
o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno
distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o
somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra
l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale,
non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte
del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo
alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici, affini o non affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o
nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia'
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non
affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non
toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o di certificazione o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e),
le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione».
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico
o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla
tipologia di marchio;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di
un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o
altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione,
conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
Stato o ad accordi internazionali in materia di cui
l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla
protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad
accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i
vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa
alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o
ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione
europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono
nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta'
vegetale precedentemente registrata conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono
parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle
varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le
domande anteriori di protezione di denominazione di origine
o di indicazione geografica, sono assimilate alle
denominazioni di origine o di indicazioni geografiche
protette, sotto riserva della successiva protezione ed a
condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello
Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un
marchio d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare
delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del
marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso
del marchio collettivo o del marchio di certificazione e,
in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
di certificazione».
«Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza,
il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte
del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o
servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni
dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per
un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il
mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale
designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge
28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per
formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o,
qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto
provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti
e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione
internazionale in modo definitivo.
1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di
certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono
soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un
soggetto legittimato all'uso.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono
equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma
modificata ancorche' non registrata, che non ne alteri il
carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del
marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi
ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da
terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo'
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo
aver saputo che sta per essere proposta la domanda o
eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono
presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi
prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di
mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in
vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi».
«Art. 33 (Visioni e riproduzioni). - 1. Ai sensi
dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo'
prendere visione ed estrarre copia di tutta la
documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto,
una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le
ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la
vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di
accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per
cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e'
stata depositata una istanza di ritiro prima della data in
cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del Codice.
2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di
certificati complementari di protezione, i decreti di
autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati
riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei
decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia
solo degli estratti, se presenti.
3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui
documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza.
4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la
descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su
supporto informatico, e posti in vendita a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di
vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono
inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli
enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del
Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in
scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati».
«Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti, di
cui e' fatta riserva all'atto del deposito, devono essere
depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma
1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del
deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico
la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del
titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.
2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i
documenti di cui e' stata fatta riserva non sono
depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173,
comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali
era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al
di fuori dei casi previsti dal periodo precedente,
l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente
assegnando un termine, non prorogabile, per il loro
deposito».
«Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle
domande e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto,
di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147,
comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e'
identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei
marchi di primo deposito, anche quando la domanda non
contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei
prodotti ovvero dei servizi.
L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma
3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad
un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il
termine di due mesi dalla data della comunicazione se
constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli
di utilita' non e' allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della
descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la
domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e'
avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e'
allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno
un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e'
allegata la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui
all'articolo 226.
e-bis) non e' indicato un domicilio ovvero un
mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito
dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine,
abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione
o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova
dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto
ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale
prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui
al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito
quella del ricevimento della domanda.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere
redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve
essere fornita la traduzione in lingua italiana. La
traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo
originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se
la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella
italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere
depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia
autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata
successivamente, viene allegata su richiesta».
«Art. 53 (Prova d'uso). - 1.
2.
3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso
entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se
non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento
dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la
prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi
alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione
in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la
prova e' fornita.
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari
per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da
documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione
e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per
i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui
quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere
nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi,
etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture,
documenti di spedizione o esportazione, fotografie,
inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi
similari».
«Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia
luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere
comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine
per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali
dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova
varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con
l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per
la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la
denominazione, la nuova proposta e' corredata da una
dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione
di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165.
L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i
rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento
del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato
adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e
delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato
al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia
pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e'
respinta con provvedimento, da notificare al titolare della
domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso
di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la
rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale
diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale e' rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi
dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e
forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le
prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1,
lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da
causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso
dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando
non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una
domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non
siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente
il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto
detto termine, se non sono state presentate osservazioni o
l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o
in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto
l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il
richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando
all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma
restando l'osservanza del termine per la trasmissione
dell'esemplare originale della domanda internazionale,
previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda
s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi
alle domande di brevettazione o di registrazione ((,
nonche' le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e
le raccolte delle domande))
sono conservati dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo
l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza
di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli
anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato,
previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in
essi contenuti».
«Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o
di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o
di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano
brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti
informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del
procedimento di decadenza o nullita' e invitando il
titolare del marchio a depositare osservazioni entro un
termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti
sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata
al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di
decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal
richiedente.
3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita'
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori
documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione
delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre
parti.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita'
relative allo stesso marchio, le domande successive alla
prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o
nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie
la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita'
della registrazione del marchio in tutto o in parte o
dispone il trasferimento della titolarita' della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata
l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c).
Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi da' comunicazione della
decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte
soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di
rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura
massima individuata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o
dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono
la titolarita' della registrazione di un marchio sono
annotati nel registro».
«Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei
procedimenti per la dichiarazione di nullita' basata su un
marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di
priorita' anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma
3, lettera b), su istanza del titolare del marchio
d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa
anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni
precedenti la data di presentazione della domanda di
dichiarazione di nullita', il marchio d'impresa anteriore
e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24
per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato
e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi
legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la
procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data
di presentazione della domanda di dichiarazione di
nullita', fosse conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del
marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni
durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva
essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare
del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma
del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato
oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque
anni precedenti la data di deposito o di priorita', o che
sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da
fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, la domanda di nullita' sulla base di un marchio
anteriore e' respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato
conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei
prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato, ai
fini dell'esame della domanda di nullita' si intende
registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa
anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo
del marchio UE e' determinato a norma dell'articolo 18 del
regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017.
6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa
posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del
marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere
presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma
1».
«Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza
degli effetti della decadenza e della nullita'). - 1. La
decadenza o la nullita', anche parziale, di una
registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di
tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio
d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi,
produce effetti a decorrere dalla data di deposito della
domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di
quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di
decadenza.
3. La nullita' della registrazione di un marchio di
impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi,
produce effetti fin dalla data della registrazione».
«Art. 184-septies (Sospensione della procedura di
nullita' o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui
all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di
decadenza o di nullita' e' sospeso:
a) se l'istanza di nullita' e' basata su una
domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su
una domanda di registrazione di denominazione di origine
ovvero su una domanda di registrazione di indicazione
geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato
un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso
la registrazione di tale marchio;
c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti
di esame o di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del
marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita'
o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione,
fino al passaggio in giudicato della decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del
marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo
alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il
relativo provvedimento sia inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore,
se e' pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine ovvero della indicazione
geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di
nullita', fino al termine in cui la decisione della
Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice.
2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del
procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di
tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato
nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla
scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo
comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del
medesimo comma. In caso contrario, il procedimento
sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma
1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale su cui si basa
l'istanza di nullita'».
«Art. 184-octies (Estinzione della procedura di
decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o
nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e'
stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o
nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle
parti costituite che potrebbero avere interesse alla
prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto
dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o
rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e
servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei
casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo,
e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo
periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione
di origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o
l'indicazione geografica protetta o la specialita'
tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di
nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire».
«Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini
previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza
presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Salva diversa previsione del regolamento di
attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la
proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due
mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale
termine scade successivamente, ovvero la rifiuta».
«Art. 192 (Continuazione della procedura). - 1.
Quando il richiedente di un diritto di proprieta'
industriale non abbia osservato un termine relativamente ad
una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, la procedura e' ripresa su richiesta del
richiedente senza che la non osservanza del termine
comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o
altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve
essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine
non osservato o dal termine di proroga previsto
all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la
proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver
compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il
termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve
essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la
continuazione della procedura nella tabella A allegata al
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e'
applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di
priorita', ai termini riguardanti la procedura di
opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso
alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la
presentazione del documento di priorita', al periodo per
l'integrazione della domanda o la produzione della
traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il
pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di
proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la
reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al
termine per la presentazione della traduzione in inglese
delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di
anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 2 luglio 2008».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg.ne n. 1052